La loi PACTE promulguée le 23 mai 2019 est désormais applicable et impacte, outre le droit des brevets, le droit des marques en France :
Outre la modification des redevances de l’INPI relativement aux marques (incluant une légère augmentation et la disparation du dépôt forfaitaire pour trois classes),
Doivent être prises en compte :
‐ la création de nouveaux types de marques : possibilité de déposer des fichiers audio ou multimédia, permettant d’entendre et de voir une marque sonore, de mouvement (animée) ou multimédia (par le dépôt d’un fichier MP3 ou MP4 sans l’obligation d’une représentation graphique).
‐ l’évolution de la procédure d’opposition de marques : cette procédure s’adapte aux besoins de la vie des affaires et s’étend à de nouveaux droits opposables, notamment les raisons sociales et les noms de domaine. Il est possible désormais de former opposition sur la base de plusieurs marques ou titres.
‐ la création d’une procédure en nullité ou en déchéance des marques : tandis qu’aujourd’hui les opérateurs économiques ne peuvent demander la nullité (pour détention de droits antérieurs entre autres) ou la déchéance d’une marque (pour défaut d’usage ou usage équivoque) que devant les tribunaux, il leur sera désormais possible de le faire directement auprès de l’INPI, procédure administrative plus simple, plus rapide et surtout moins coûteuse.
Ces deux procédures seront mises en place par l’INPI dès Avril 2020 !
Il est clair que ces procédures en déchéance de marques, rapides et peu couteuses, vont permettre de nettoyer les registres des marques déjà encombrés de marques oubliées ou jamais exploitées. Ces marques pourront être portées à la connaissance des tiers, voire des concurrents, dans le cadre de recherche de disponibilité ou de surveillance dans toutes bases de données.
La marque déchue ne produit plus aucun effet et ne peut donc plus être opposée à un tiers, en particulier celui disposant d’une marque postérieure. Le titulaire de la marque déchue devient contrefacteur.
Peut être déchue une marque qui n’a pas été utilisée dans les 5 ans à compter de sa date d’enregistrement.
Peut être également déchue une marque qui a bien été utilisée dans les 5 ans à compter de son enregistrement mais de façon équivoque, à savoir que des modifications ont été apportées à la marque de telle sorte que ces modifications ont altéré son caractère distinctif initial (on ne reconnait plus la marque déposée en ses éléments distinctifs).
Il est bon, dans cette perspective, de rappeler les préconisations d’usage :
Il faudra veiller, pour les déposants, à déposer leurs marques conformément à l’usage qu’ils vont en faire dans un avenir proche (5 ans à partir de la date d’enregistrement) mais également lointain, s’ils entendent acquérir une marque de façon pérenne.
Deux cas doivent être plus précisément examinés :
La marque déposée en couleur
Le déposant devra se poser la question de savoir s’il dépose la marque en couleur(s), si la ou les couleurs, revendiquées dans le dépôt, seront toujours utilisées ou s’il entend faire évoluer et donc modifier ces couleurs dans l’avenir. Dans ce cas, il vaudra mieux déposer en N&B, permettant ainsi d’utiliser la marque dans toutes les couleurs sans risquer la déchéance administrative de sa marque pour usage équivoque. Si un contrefacteur reproduisait, outre la dénomination, la ou les mêmes couleurs, le titulaire pourrait toujours agir en concurrence déloyale, fait distinct de la contrefaçon.
La marque semi figurative à savoir une marque verbale en lettres stylisées ou comprenant une partie verbale et un élément figuratif
Le déposant devra veiller là aussi à prévoir l’usage qu’il entend faire de sa marque s’il dépose une marque stylisée ou complexe à savoir comportant un élément verbal et figuratif.
S’il entend changer dans l’avenir de graphisme des lettres de façon non mineure ou ne plus utiliser la partie verbale avec la partie figurative ou modifier l’un des deux éléments (verbal ou figuratif), l’usage sera équivoque et donc susceptible de justifier la déchéance de la marque.
Le déposant devra donc déposer en lettres bâton simple la marque verbale, quitte là encore à invoquer des faits de concurrence déloyale en cas de reprise également du graphisme des lettres par le contrefacteur. Il devra également déposer pour la marque complexe, les deux éléments séparément à savoir par des dépôts distincts. Ainsi il ne perdra pas de droits sur la partie verbale ou figurative qu’il continue à utiliser. Les deux dépôts distincts n’interdisent pas, en revanche, d’utiliser les deux éléments ensemble.
La portée de la marque
Enfin, la marque doit être exploitée pour tous les produits et services revendiqués dans le dépôt, à savoir que l’usage de la marque pour les uns ne vaut pas usage pour les autres quand bien même certain produits et/ou service seraient identiques (même catégorie), ou similaires, voire complémentaires. Une déchéance partielle pourra être prononcée par l’INPI. Enfin, la marque ne pourra pas être exploitée pour des activités (produits ou services) différentes de celles revendiqués dans le dépôt, à peine de déchéance totale.
D’où l’importance de bien déposer une marque en adéquation avec ses activités réellement exercées au moment du dépôt et celles susceptibles d’être exercées dans un avenir proche.
Il en va de même de la procédure administrative en nullité de marques pour l’existence d’une marque antérieure. Il ne s’agit pas là de l’action judiciaire en contrefaçon avec l’obtention de D&I, voire l’interdiction d’exploitation mais seulement la possibilité de demander à l’INPI de rejeter une marque postérieure, déjà enregistrée, en raison de droits antérieurs. Cette procédure, étant peu coûteuse et rapide, sera évidemment fréquente.
Il faudra donc être vigilent à effectuer des recherches de disponibilité de marques préalable au dépôt.